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本間忠良 衝撃の新刊 知的財産権と独占禁止法−−反独占の思想と戦略
経済法あてはめ演習60選（日本語）Antimonopoly
Act Exercise 60 Cases
情報革命についてのエッセイとゴシップ（日本語） Essays and News on Information Revolution
『アメリカ法』１９９８−１（英米法学会）
サマリー：クレームをふくむ特許の解釈はもっぱら法廷の領域であり、陪審になじまない。
目次
１．事実の概要
２．判旨
３．解説
注
原告マークマンの特許「ドライクリーニング店用在庫管理報告システム」は、「光学読取装置が、所定のステーションを通過するすべての物品上のバーコードを読みとって、・・在庫トータルを記録、・・在庫への不正な追加や脱漏を探知、場所を記録する装置」をクレーム（権利請求）している。一方、被告ウエストビュー社の製品は、光学読取装置が、衣類に添付したタグ上にバーコード表示した顧客名、衣類名、料金を読みとって、請求管理をおこなうものである。
マークマンは、ウエストビュー社を、特許権侵害容疑で、ペンシルヴェニア州東部地区連邦地裁に提訴。地裁で問題になったのは、マークマン特許のクレーム中にある「在庫（inventory）」という専門用語の意味である。マークマンは、「在庫」が、衣類だけでなく金銭や請求管理をもふくむと主張、これに対して、ウエストビュー社は、特許明細書（specification）や包袋（file-wrapper）から判断して、これが衣類のみを意味すると主張した(1)。
陪審は、マークマンの主張を採用して、ウエストビュー社製品によるマークマン特許権侵害を認定する評決をおこなったが、法廷は法律問題としての判決（Judgment as a Matter of Law -- JMOL）(2)によって陪審評決を覆し、非侵害の判決を下した(3)。
連邦巡回控訴裁判所（CAFC）大法廷は、クレーム解釈は法律問題だから法廷の領域に属するとして、地裁JMOLを支持した(4)。
1982年の連邦巡回控訴裁設立以来めったに特許事件を扱うことのなかった連邦最高裁は、均等論のHilton Davis v. Warner-Jenkinson事件（後述）とともに本件をとりあげ、全員一致で、「特許クレーム中の専門用語をふくむ特許の解釈はもっぱら法廷の領域に属する」として、CAFC判決を支持した(5)。
スーター判事による法廷意見は大要つぎのようにいう。
１．憲法第７修正は、「普通法の裁判では・・陪審トライアルを受ける権利が保存されなければならない」と規定する。「ここで保存されるべき権利とは、憲法修正当時、イングランド普通法のもとで存在していた権利である」(6)。ここで、法廷は、まず「憲法修正当時、特許権侵害訴訟が普通法によって審理されていたか」(7)と自問する（「歴史テスト」）。これに対する答えはイエスで、したがって、「こんにちの特許権侵害訴訟が、200年前と同様、陪審によって審理されるべきものであることについては争いがない」(8)。
しかし、この答えは法廷の第２の自問を誘発する。「憲法第７修正成立当時存在していた普通法上の権利の実質(9)を保存するためには、トライアルにおける具体的な決定［この場合は特許クレームの解釈］を、かならず陪審にかけなければならないか」(10)。これに対する答えは、現代の慣行を歴史的淵源と比較することによって得られる。「普通法のなかに厳密な先例がない場合は、せめて、現代の慣行を、法廷と陪審の分担が判明している古い慣行と比較し、・・かつ、新旧両慣行のあいだに存する最善の類推を探求しなければならない」(11)。
２．「特許は、発明・・の正確な範囲を記述して、［特許権者に対して］彼の権利を確保し、公衆に対して彼らにまだ開かれているものを指摘する。・・現代アメリカのシステムでは、この目的は特許文書中の２つの要素によって達成される。まず、特許は、発明を、その業界の専門家ならだれでもそれを製造、使用することが可能なほど十分、簡潔かつ正確な用語で記述する明細書をふくむ。・・つぎに、特許は、出願人が彼の発明とみなす主題を特定的に指摘し、明確に請求する１項またはそれ以上のクレームをふくむ。・・クレームは、・・特許付与の範囲を定義し・・発明の正確なコピーだけでなく、・・クレームの明文には触れなくても、その発明の本質に触れる製品をも排除する［均等論］」(12)。
「歴史的淵源のなかには現代のクレーム解釈に関する直接の先例はない。・・クレーム慣行は1836年［特許法改正］以前は制定法上の認知を受けていなかったし。・・また、1870年以前は制定法上の要件ではなかった｣。「初期の特許権侵害訴訟は、・・明細書がその業界の専門家による製造、使用を可能にしているかどうかを陪審に決定させるものが典型だった。・・だから、現代のクレーム解釈に最も近い18世紀の類推物は、発明を記述する特許明細書の解釈と思われる」(13)。「イングランドの初期の判例集は、陪審ではなくて判事が特許明細書の文言を解釈していたことを示している」(14)。 いずれにせよ、「本法廷の知る限り、こんにちのクレーム解釈が［憲法で］保証された陪審争点だとする類推解釈を支持するに十分な慣行は存在しない」(15)。
３．「憲法制定当時の普通法慣行についての証拠が、クレーム文言の解釈に対する第７修正による陪審保証の適用を裏づけていない以上、本法廷としては、これを判事と陪審のいずれに分担させるべきかの判断基準をほかに求めなければならない」(16)。この点で、先例、判事と陪審の解釈能力の比較、制定法の目的いずれも、解釈問題を法廷に担当させることに好意的である。「特許権侵害事件における第１の争点、つまり特許の解釈は法律問題であり、法廷によって決定されるべきである。第２の争点、つまり侵害の有無は事実問題であり、陪審の領域である」(17)。マークマンが援用している 19世紀の「諸判例が、陪審に特許の専門用語の意味を解釈させていたいう事実は認められない」 (18)。
「歴史と先例がはっきりした答えを出していないところでは、判事と陪審のどちらに専門用語を定義させるか選ぶには、機能性の考慮も有用である。・・この点でも、特許文言の意味を確定するには、陪審より判事のほうが適任である・・。文書の解釈こそ、判事がいつもやっており、解釈の訓練を受けていない陪審より良い仕事ができる可能性の高い分野である」(19)。
「マークマンは、クレームの解釈が、専門証言の信憑性に依存する争点だから、陪審に決めさせるべきだと主張する。・・しかし、本法廷の経験によれば、事実審で、特許の内部論理上おなじくらい整合的な証言のいずれかを、信憑性テストだけで選ぶというケースは多くない(20)。・・ひとつの用語は文書全体と整合するような仕方で定義されるべきだという一般原則にしたがえば、信憑性の決定は、全文書の周到な分析のなかに包摂されるのがふつうである。・・だから、［証人の］態度を評価したり、人間の行動の流れを感知したり、コミュニティの基準を代表したりという陪審の能力は、特許侵害事件では、特許の全体構造との関連で証言を評価する（判事の）訓練された能力より重要性が低い」(21)。
「最後に、すべての解釈問題を法廷に担当させるための理由として、特許処分の等質性も重要である。・・等質性が確保されないと、企業化や実験がつねに特許権侵害のリスクにさらされ、発明意欲を阻害するおそれがある。解釈問題を純粋に法律問題とすることによって、同一管轄区内での等質性を助長することができるし、また［CAFCという］単一の控訴栽の権威によって、管轄区間の等質性を確保することもできよう」(22)。
結論として、「本法廷は、特許クレーム中の技術用語をふくむ特許の解釈はもっぱら法廷の領域に属するものと考える」(23)。
従来、ほとんどの特許権侵害訴訟では、「法廷によるクレームの解釈の前提として・・、その基礎となる事実問題を陪審が審理する」(24)ため、本来ならば、１）陪審がクレーム解釈の基礎となる事実を認定したあと、２）判事がクレーム解釈をおこない、３）このクレーム解釈にもとづいて陪審があらためて侵害事実の有無を認定するという３段構えの手続きをとらなければならないはずのところを、実際は、判事が陪審に対して、クレーム解釈の方法やクレーム用語などを解説した上、「特許クレーム中の文言の意味が不明瞭なとき、陪審は、侵害問題を決定する過程でその文言を解釈することができる」(25)と説示することによって、陪審トライアルを１回ですませていたのである。これが結果的には判事によるJMOLの多発につながっていた。本件最高裁判決は、クレーム解釈をすべて判事領域として、陪審の役割を侵害の決定にとどめたのである。
近年、アメリカ特許侵害訴訟における最も顕著な傾向のひとつが陪審裁判の急増である。陪審トライアルによる結審件数が、1969年と70年にはそれぞれ８件、３件、結審総件数の6%、2%しかなかったのに、93年と94年には、それぞれ54件、47件に達し、結審総件数の71%、53%を占めるにいたった。ちなみに、特許侵害訴訟の提訴件数は、93年、94年それぞれ1,618件、1,723件と、89年に比べてそれぞ れ29%、37%アップしている(26)。
こうなった原因については憶測の域を出ないが、「一般に、陪審は特許権者に有利な判断をおこなうので、それによって、事実認定を上訴審から隔離する道具になっている」(27)。もともとアメリカ人のカルチャー基盤のなかに刷りこまれているエジソン神話が、1980年代、レーガン政権に始まる知的財産権強化キャンペーンによって増幅された結果、近年、個人発明家に有利なプロパテント陪審評決がぞくぞく生み出されており、これが、産業界、とくに後発投資者であることの多い大企業の投資リスクを増大させていた。今回の最高裁判決が、特許権侵害訴訟の急増と、そのなかでも陪審トライアルの急増という状況に対する現実的な解であったことはたしかである。
マークマン最高裁判決は、地裁での特許権侵害訴訟の実務にかなりのインパクトを与えることになりそうである(28)。すでに２、３の連邦地裁では、判事が、トライアルの前に、クレームの解釈だけを目的とするいわゆるマークマン・ヒアリングをおこなっており、トライアルのショー化にハドメがかかるだろう。第２に、プロパテントの陪審を回避するため、すでに主として被告側によって重宝されていた略式判決(29)の比重がさらに高まるだろう。第３に、クレーム解釈は侵害の決定に対して大きな影響力を持つので、マークマン・ヒアリング後の判事命令による和解が促進されるだろう。さいごに、クレーム解釈は法律問題としてＣＡＦＣの強力な再審権限に服することになる(30)。
もっとも、このような便宜的な考慮だけで、権利章典の解釈を変更していいのかという点がまさに問題である。「事実発見者としての陪審の保存はきわめて重要であり、わが国の歴史と法哲学のなかに深く根づいているものであるから、陪審裁判を受ける権利に対するいかなる制限のこころみも、最高度の警戒心をもって見守らなければならない」(31)。この意味で、今回の最高裁判決によって超克されたCAFCでの賛成意見（実質的には反対意見）を記録にとどめておくのがフェアであろう。
メイヤー判事は、「特許クレームの解釈が・・つねに判事によって決定されるべき純粋な法律問題だとしても、・・法律問題としてのクレーム解釈にいたる過程で、事実発見者によって解決されるべき事実問題をまったくふくまないか」(32)と自問し、これに否定的な答えをだしている。つまり、従来どおり、法律問題は判事、事実問題は陪審というルールのままでいいのであって、クレーム解釈は判事領域という切りわけは行きすぎだというのである。最高裁はこれに対して比喩で答えている。「普通法上の権利の実質というのは鈍器なので、本法廷は、実質法と手続法、事実問題と法律問題のあいだに線を引く(33)など、それを鋭く砥ぐことを心がけてきた。しかし、より健全なコースは、歴史的方法を使って・・複雑な慣行を分類することだ」(34)。また、メイヤー判事は、第７修正に「複雑性例外」を持ちこむことの危険性に触れ、「特許事件でよく提起される複雑な技術問題を解くのに、判事が陪審より適任だという理由は全くない」という(35)。
最後に、今回のマークマン最高裁判決と、現在最高裁で審理中のＣＡＦＣ大法廷Hilton Davis v. Warner-Jenkinson判決(36)との密接な関連を指摘しておく必要があろう(37)。均等論がクレーム解釈なのか、それとも解釈されたクレームからの事実上の距離なのか、また、かりにそれが事実問題としても、そのような訴因や救済が、憲法修正当時、現実にまたは類推的に存在していたのかが、そこで争われている。この判決次第では、近年のアメリカ特許権侵害訴訟のもうひとつの顕著な傾向である陪審による均等論適用の盛行にハドメがかかるかどうかが決まる。
1. Markman v. Westview Instruments, 52 F. 3d 967 (Fed.Cir. 1995), at 971-3, 1995 WL 146983, at 1-4.
2. Fed. R. Civ. P. 50(a)(1)：「トライアル中、一方当事者がある争点についての弁論を完了したのに、それでも、合理的な陪審が同争点について同当事者有利の認定をおこなうのに十分な、証拠にもとづく法律上の根拠が存在しない場合、・・法廷は同当事者に不利な「法律問題としての判決」の申立てを許可することができる」。この申立てはトライアル後でも更新することができ、その場合は、法廷が、法律問題の決定を留保したまま事件を陪審に送ったものとみなされる（同(b)項）。
3. Markman v. Westview Instruments, 722 F. Supp. 1535 (E. D. Pa. 1991).
4. 52 F. 3d 967 (Fed. Cir. 1995), supra, at 970, 1995 WL 146983, supra, at 1.
5. Herbert Markman and Positek, Inc. v. Westview Instruments, Inc. and Althon Enterprises, Inc., 517 U. S. 370, 116 S. Ct. 1384, 134 L. Ed. 2d 577, 64 USLW 4263, 38 U.S.P.Q. 2d 1461 (1996).
6. Baltimore & Carolina Line, Inc. v. Redman, 295 U. S. 654, 55 S. Ct. 890, 79 L. Ed. 1636 (1935).
7. 116 S. Ct. 1384, supra, at 1389. Tull v. United States, 481 U. S. 412, 107 S. Ct. 1831, 95 L. Ed. 2d 365 (1987).
8. 116 S. Ct. 1384, supra, at 1389.
9. Baltimore & Carolina Line v. Redman, supra, at 657は「実質」を単なる「形式」や「手続き」と区別される概念としてとらえている。
10. 116 S. Ct. 1384, supra, at 1389.
11. Id., at 1390. Also, Baltimore & Carolina Line v. Redman, supra, at 659-660. Also, Tull v. U. S., supra, at 420-421.
12. 116 S. Ct. 1384, supra, at 1387-88.
13. Id., at 1391.
14. Id., at 1392.
15. Id., at 1391.
16. Id., at 1393.
17. Id., citing Justice CURTIS, A MEMOIR OF BENJAMIN ROBINS CURTIS (1879).
18. Id., at 1395.
19. Id.
20. E. g., Brian Michael Martin, Federal Circuit Limits Jury's Role in Patent Trials, 77 J. PAT. & TRADEMARK OFFICE SOCIETY (August 1995) は、ＣＡＦＣ判決のこの部分を詭弁だとして批判する。
21. 116 S. Ct. 1384, supra, at 1395.
22. Id., at 1396.
23. Id., at 1387.
24. Tol-O-Matic v. Proma, 945 F. 2d 1546 (Fed. Cir. 1991), at 1550.
25. Id. 第１審地裁トライアルでも、判事は、陪審に対して、「明細書、図面、ファイル・ヒストリーをふくむ関連特許文書を使用して、クレームの意味を確定し・・、それと問題の装置を比較して侵害の有無を決定」するよう説示している（Markman Brief at 5）。なお、参考のため、 Wang Laboratories v. Mitsubishi Electric, Nos. CV 92-4693 JGD/CV 92-3891 JGD, F. Supp. (C. D. Cal. 1994)の陪審トライアルにおける判事の説示を以下に抜粋する。第30項「被告製品が・・513特許のクレ ーム１・・を侵害するかどうか諸君が決定する前に、クレーム全体としての意味が解釈されなければならない。本件の場合、クレームの意味とはクレーム中の一定の語句の意味のことである・・」。第33 項「・・諸君はクレーム中の語句に対して発明者が与えた定義を決定するために、図面と明細書を考慮しなければならない。・・諸君がいったん各語句の意味を決定したなら、その同じ意味を侵害問題に適用しなければならない｣。第35項「513特許でいう「支持手段」という語は、「手段プラス機能（means plus function）」語法で書かれている。したがって、諸君は、同語句を特許法第112条6項にした がって解釈しなければならない｣。
26. Administrative Office of the U. S. Courts, U. S. Courts: Selected Reports (1994) (1995), Table C-4, U. S. District Courts, Cases Terminated, By Nature of Suit and Action Taken During the Twelve Months Period Ended Sept. 30, 1994 (1995). Also, Blonder-Tongue Laboratories v. University of Illinois Foundation, 402 U. S. 313, 91 S. Ct. 1434, 28 L. Ed. 2d 788 (1971).
27. John S. Siffert, Simplify Jury Instructions in Patent Cases, N.Y.L.J. (March 1995).
28. George E. Badenoch, Proceeding in the Gray Area After Markman, 2 No. 9 INTELL. PROP. STRATEGIST 1 (June 1966).
29. Fed. R. Civ. P. 56. Also, Steven D. Glazer and Steven J. Rizzi, Markman: The Supreme Court Takes Aim at Patent Juries, 8 No. 5 J. PROPRIETARY RTS. 2 (May 1996).
30. Paul N. Higbee, Jr., The Jury's in Patent Cases: Markman v. Westview Instruments, 3 J. INTELL. PROP. L.404 (Spring 1996).
31. Dimick v. Schiedt, 293 U. S. 474 (1935), cited in Mayer, J., concurring opinion and in Newman, J., dissenting opinion in 52 F. 3d 967 (Fed. Cir. 1995), supra, at 993 and 1010, 1995 WL 146983, supra, at 25 and 46.
32. 52 F. 3d 967, supra, at 989, 1995 WL 146983, supra, at 21.
33. Baltimore & Carolina Line v. Redman, supra, at 657.
34. 116 S. Ct. 1384, supra, at 1390. また Id., at 1993, Foot Notes 10は、「この問題を法廷問題として分類することを先例が支持しているという理由から、ここでは第７修正が法律と事実の区別をどこまで結晶化させているかを決定する必要がない」として、ＣＡＦＣ反対意見が依拠する法律、事実の２分法を乗りこえて、第７修正の実質に迫っている。
35. 52 F. 3d 967, supra, at 993, 1995 WL 146983, supra, at 25. Also, Jason Scully, Markman and Hilton Davis, the Federal Circuit Strikes an Awkward Balance: The Roles of the Judge and Jury in Patent Infringement Suits, 18 HASTINGS COMM/ENT L.J. 631 (Spring 1996). [追記］Warner-Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U. S. 17 (1997)は、大要、「均等論の適用が判事の任務か陪審の任務かについて、下級裁意見書、当事者、法廷助言書がかなりの議論をおこなってきたが、本判決のためには同問題の解決が不必要なので、最高裁はそれを審理しなかった」と判示、問題を先送りした。本間忠良「Warner-Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U. S. 17 (1997)」、『アメリカ法』１９９７−１（日米法学会）も参照されたい。
36. 63 F. 3d 1512 (Fed. Cir. 1995).
37. E. g., Scully, supra.